adobestock_58743772

Gerechtshof Den Haag

Op 30 mei 2017 deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een merkenrechtelijk geschil tussen Spartan Race Inc. en TV Entertainment Reality Network B.V. Uit het arrest van het Hof blijkt onder meer hoe getoetst wordt of een bepaald merk bekend wordt geacht te zijn bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek, wanneer er (geen) sprake is van soortgelijkheid tussen merken en wanneer en verwarringsgevaar aanwezig is. Ook doet het Hof een interessant uitspraak over de proceskostenveroordeling in geschillen die over intellectueel eigendom gaan. Deze ingrediënten maken de uitspraak lezingswaardig en belangrijk bij het bepalen van de merkstrategie van een bedrijf.

Feiten en partijen

Spartan Race Inc. (“Spartan”) is een Amerikaans bedrijf dat sinds 2010 zogenaamde “obstacle races” organiseert. Deelnemers leggen in dergelijke races onder barre omstandigheden een hinderparcours af. Tijdens de races wordt het uithoudingsvermogen, de kracht, snelheid en behendigheid van de deelnemers getest.

Spartan Race Inc.

Spartan is een grote club: Reebok is aan boord als sponsor en sinds 2015 heeft Spartan meer dan 50 races georganiseerd in de Verenigde Staten van Amerika. Spartan heeft een aantal merkregistraties, die zij heeft gelicentieerd om onder andere in de EU races te organiseren. In de Benelux staan echter nog geen races op de planning. Spartan werkt samen met NBC, want bij een Amerikaans bedrijf hoort natuurlijk een reality show en Spartan heeft ook nog een educatief programma genaamd Spartan X, waarbij de modules erop gericht zijn om “de ware Spartaan” in uzelf te ontdekken en om de tijdens het kijken van de reality show aangekomen ponden weer kwijt te raken.

TV Entertainment Reality Network B.V.

De tegenpartij van Spartan in deze zaak is het Amsterdamse bedrijf TV Entertainment Reality Network B.V. (“TERN”). TERN exploiteert een televisiestation dat wereldwijd uitzendt via HDTV. Een van de programma’s van TERN heet Spartan X, net als het educatieve programma van Spartan. In het programma worden deelnemers opgesloten in een “Spartaans Kasteel”, waarbij zij “Spartaanse opdrachten” moeten uitvoeren om hun uitdaging, kracht, snelheid en behendigheid te testen. Ook TERN heeft een aantal merkregistraties gedaan om haar woord-/beeldmerken te beschermen.

Geschil in eerste aanleg

Uiteraard ontstaat er een geschil tussen partijen en over dat geschil wordt in eerste instantie in kort geding onder meer geoordeeld dat een van de merken van Spartan, “Spartan Race”, beschrijvend is voor obstacle races. De vorderingen van Spartan jegens TERN worden daarom afgewezen.

Beoordeling in hoger beroep

Spartan is vervolgens tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in hoger beroep gegaan, onder andere omdat de voorzieningenrechter in kort geding een verkeerd criterium zou hebben toegepast bij de beoordeling of de merken van Spartan beschrijvend zijn.

Bekende merken

Allereerst oordeelt het Hof dat Spartan geen bekend merk is. Hiervan is volgens (de wet en) het Hof alleen sprake wanneer “het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie. Bij de beantwoording van de vraag of aan deze voorwaarde is voldaan moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.”

Spartan heeft de rechter onvoldoende kunnen overtuigen dat haar merken als bekende merken hebben te gelden. Wat had zij anders kunnen doen? Spartan had concreter moeten aangeven wat haar marktaandeel en marketinginspanningen waren in het relevante territorium, waarbij precieze aantallen moeten worden genoemd en waarbij de aantallen worden vergeleken dienen te worden met die van haar concurrenten.

Soortgelijkheid

Het Hof oordeelt in rechtsoverweging 4.9: “Bij de beantwoording van de vraag of het tv-programma van TERN overeenstemt met de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn ingeschreven, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waaronder hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.”

Dit is van belang omdat het merk waarover deze rechtsoverweging ging door Spartan was geregistreerd ter bescherming van haar woord-/beeldmerk in het kader van het aanbrengen daarvan op kleding en ter onderscheiding van de organisatie van evenementen. Het merk van TERN was daarentegen vastgelegd ter bescherming van dienste op het gebied televisieprogramma’s. Het Hof oordeelde dat dat twee wezenlijk andere takken van sport zijn. Het overeenstemmen van Spartaanse elementen kon daar geen verandering in brengen.

Verwarringsgevaar

Het Hof kijkt daarna naar de vraag of er sprake is van een gevaar voor verwarring tussen de merken van TERN en van Spartan. Dit doet zij door globaal te kijken “of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen” en kijk daarbij onder meer naar “de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de overeenstemming van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.”

Overeenstemming

Het overeenstemmingscriterium wordt vervolgens getoetst aan de totaalindruk op visueel, auditief en begripsmatig vlak. In dit deel van de strijd ging het tussen de het merk Spartan Race van Spartan en Spartan X van TERN. Kort gezegd verschilt “X” genoeg van “Race” en heeft “Spartan” in dit kader maar een beperkt onderscheidend vermogen.

Onderscheidend vermogen

Het onderscheidend vermogen wordt op haar beurt weer globaal beoordeeld aan de geschiktheid als identificatie- en onderscheidingsmiddel voor de diensten waarvoor het is ingeschreven. Spartan stond al met 1-0 achter door het overeenstemmingsoordeel en daar komt nu nog eens bij dat het Hof oordeelt dat het merk Spartan Race “op zijn best een zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft voor obstacle races.”

Daar ben ik het wel mee eens. Spartaans kan volgens Wikipedia worden gedefinieerd als “een bezigheid waarbij men zich langdurig en zwaar moet inspannen met een minimum aan comfort.” Plak daar het woordje “Race” achter en je hebt een evenement dat overeenkomst met de doelomschrijving, zoals is uiteengezet onder het kopje “Feiten en partijen”.

De som der delen is dat er geen verwarringsgevaar is tussen het merk Spartan Race en Spartan X: de organisatie van evenementen verschilt voldoende van het maken van een televisieprogramma en video-opnames op het gebied van lichaamsoefening.

Conclusie

Het Hof concludeert dat de voorzieningenrechter het bij het juiste eind had door de vordering van Spartan Race jegens TERN af te wijzen. Spartan wordt veroordeeld tot vergoeding van de kosten die de tegenpartij heeft gemaakt.

Proceskosten in zaken op het gebied van intellectueel eigendom

In zaken die over intellectueel eigendom gaan, kan de rechter een kostenveroordeling voor de in het ongelijk gestelde partij uitspreken die meestal een redelijk deel van de kosten van de in het gelijk gestelde partij dekt. Die kostenvergoeding wordt enerzijds gedragen door wetsartikel (1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en anderzijds begroot door de rechter.

Normaliter wordt in dit soort zaken de redelijkheid van de gemaakte kosten betwist, teneinde de rechter er toe te doen bewegen om ze al dan niet toe te wijzen, afhankelijk aan welke kant het argument wordt opgevoerd. Als de redelijkheid en evenredigheid niet wordt bestreden, dan wil dat echter nog niet zeggen dat de rechter dan maar over gaat tot volledige toewijzing van de gemaakte kosten.

In dit soort geschillen wordt door de rechter gekeken naar de “Indicatietarieven in IE-zaken” en op grond daarvan kwam het Hof in deze zaak tot het oordeel dat er sprake was van een “normale” zaak; er waren niet meer dan het gebruikelijke aantal proceshandelingen verricht, het hoger beroep ging vooral over één onderwerp (beschrijvende merken) en de zaak was grotendeels een herhaling van het debat in het kort geding. Het financiële belang van de zaak rechtvaardigde ook geen ander oordeel. De indicatietarieven volgend, bepaalde het Hof dat € 15.000,00 een redelijk en evenredig bedrag was in het kader van de kostenvergoeding van de in het gelijk gestelde partij.

De uitkomst is enerzijds positief voor TERN; de vorderingen tegen haar zijn afgewezen en zij is dus in het gelijk gesteld. Anderzijds krijgt zij “slechts” € 15.000,00 aan kostenvergoeding toegewezen, terwijl de teller op € 42.696,40 stond. Vrij Spartaans dus…

Juridisch Advies?

Wilt u meer weten over het aantonen van een bekend merk, verwarringsgevaar, het onderscheidend vermogen van uw merk of hebt u algemene vragen over uw merkbescherming en -strategie? Bel of mail met een van onze specialisten. Wij zijn u graag van dienst.

  • Sander Petit
    Sander PetitAdvocaat

    t: +31 (0)20 2060778

    Werkt voor: dj’s, producers en andere muzikanten, boekers, promotors, agenten, managers en alle relevante spelers in de dance- en muziekindustrie.

    Opleiding: Universiteit Leiden, Bachelor Rechtsgeleerdheid en Master Ondernemingsrecht met specialisatie in Intellectueel Eigendom. Daarnaast o.a. masterclasses van The School of House.

    Muziek is alles