+31 (0)20 2060700info@devos.nl
A gentleman never tells… waar hij het parfumflesje heeft gekocht

A gentleman never tells… waar hij het parfumflesje heeft gekocht

De bewijslast bij uitputting van merkproducten: hoe zat het ook alweer?

Het Haagse gerechtshof heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak over de bewijslastverdeling ten aanzien van de vraag of het merkrecht van bepaalde parfumflesjes was uitgeput.[1] Het hof heeft hierbij de regel uit het Van Doren/Lifestyle-arrest van het Hof van Justitie uit 2003[2] toegepast. In dit arrest bepaalde het Hof dat - wanneer merkproducten via een exclusief distributiesysteem op de markt worden gebracht - het in de regel niet de vermeende inbreukmaker is die moet bewijzen dat het merkrecht op de merkproducten is uitgeput, maar de merkhouder die moet bewijzen dat het merkproduct van buiten de EER afkomstig is en het in de EER dus niet is uitgeput.

De feiten in de parfumflesjeszaak (Silk/Notino)

Silk Cosmetics (hierna: Silk) is exclusieve licentiehouder van een aantal parfummerken met de namen Mancera en Montale. Silk heeft met de merkhouder van de Mancera- en Montale-parfums (World Branding Mark S.A., hierna: WBM) twee exclusieve distributieovereenkomsten gesloten. Op grond van de overeenkomsten heeft Silk het exclusieve recht om de Mancera-parfums te verkopen in de Benelux en de Montale-parfums in Nederland en Belgïe. Beide overeenkomsten voorzien in een verbod voor Silk om de merkparfums actief buiten de hiervoor bedoelde gebieden te verkopen.

Notino is een webshop die onder andere in de Benelux parfums verkoopt. Notino heeft in de periode van 2017 tot en met 2019 ook Mancera- en Montale-parfums verkocht.

Om te onderzoeken of de door Notino aangeboden parfumflesjes inbreuk maakten op de merken, heeft Silk een aantal testaankopen gedaan bij de webshop.

Onderzoek naar de flesjes wees volgens Silk uit dat de flesjes niet met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer waren gebracht en dat Notino daarom merkinbreuk pleegde.   

Notino verweerde zich door te stellen dat het merkrecht ten aanzien van de bedoelde flesjes was uitgeput.

Uitputting en de bewijslastregel uit Van Doren/Lifestyle

Uitputting houdt in dat een merkhouder zich niet tegen verdere verhandeling van merkproducten kan verzetten, als de waren door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (art. 15 lid 1 Uniemerkenverordening).

In beginsel dient een derde die zich op uitputting wenst te beroepen te stellen en te bewijzen dat de waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht en is het niet aan de merkhouder om te bewijzen dat daarvan geen sprake is.

In het Van Doren/Lifestyle-arrest heeft het Hof van Justitie echter een omkering van deze bewijslast geïntroduceerd die neerkomt op het volgende: wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten binnen de EER worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, moet de merkhouder aantonen dat de in de EER aangetroffen waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Gevaar voor afscherming van de nationale markt bij exclusief distributiesysteem

Uit Van Doren/Lifestyle blijkt dat in ieder geval een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.[3]

De gedachte hierachter is dat wanneer de derde zou moeten bewijzen dat bijvoorbeeld merkparfums aanvankelijk door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER in de handel zijn gebracht, hij ervoor zou zorgen dat een ‘lek’ in het distributiesysteem aan het licht zou komen. De merkhouder zou in zo’n geval de distributieovereenkomst met ‘het lek’ – oftewel; met de marktdeelnemer die de betrokken producten aan de derde heeft verkocht, logischerwijs opzeggen wegens contractbreuk, wat volgens het Hof niet wenselijk is in het licht van de bescherming van het vrije verkeer van goederen.[4]

Volgens de Europeesrechtelijke mededingingsregels mag de merkhouder dus wel afspreken met een distributeur dat de laatstgenoemde enkel actief mag verkopen in een bepaald gebied (exclusief distributiesysteem), maar gaat het ‘te ver’ om iemand te dwingen bekend te maken welke distributeur deze afspraak zou hebben geschonden. De omkeringsregel uit Van Doren/Lifestyle zou men dus kunnen zien als een maatregel om enige ‘balans’ te creëren tussen enerzijds het toestaan van exclusieve distributiesystemen en anderzijds het waken voor de situatie waarin de vrije (nationale) markt volledig wordt afgeschermd.  

Argumenten Silk dat flesjes met haar toestemming buiten de EER in de handel waren gebracht

In het geschil tussen Silk en Notino stond vast dat sprake was van exclusieve distributieovereenkomsten, waardoor de bewijslast op Silk kwam te liggen.

Silk diende dus aan te tonen dat de parfumflesjes met haar toestemming buiten de EER in de handel waren gebracht.

Met betrekking tot de Montale-merkparfums heeft Silk aangevoerd dat zij voor het Midden-Oosten bestemd waren. Montale beschikt over twee fabrieken, waarvan één in Frankrijk en één in het Midden-Oosten gevestigd is. De parfums die voor het Midden-Oosten bestemd zijn onderscheiden zich qua verpakking, zo zijn de voor de EER bestemde verpakkingen voorzien van een gedetailleerde ingrediëntenlijst en een EAN met streepjescode, terwijl de voor het Midden-Oosten bestemde verpakkingen hier niet van voorzien zijn.

Volgens het hof was dit argument niet sluitend, omdat het feit dat een bepaalde (buiten)verpakking voor buiten de EER bestemd is, nog niet betekent dat het daarin verpakte product ook inderdaad door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel is gebracht. Het product is immers niet hetzelfde als de verpakking van het product. In de praktijk komt het veel voor dat luxegoederen worden ‘omgepakt’ om hun herkomst te verhullen.  

Het bewijs moet zien op de merkproducten zelf. Door middel van batchcodes op de flesjes zelf kan bijvoorbeeld getraceerd worden waar de flesjes in het verkeer zijn gebracht. Dergelijk bewijs heeft Silk niet overgelegd.

Verder heeft Silk nog aangevoerd dat WBM de herkomst van de flesjes heeft nagetrokken en heeft vastgesteld dat de parfumflesjes uit Saoedi Arabië afkomstig waren. Zij verwees in dit kader naar een e-mail afkomstig van mailadres export@maceraparfums.com, waarin stond: “I confirm you that the product is coming from KSA (illegally sold in Europe and no ingredients list)”, waarbij “KSA” volgens Silk verwees naar Saoedi Arabië. Volgens het hof kon dit bericht Silk niet baten, omdat ook hier werd verwezen naar de kenmerken van de verpakking en niet naar die van de flesjes zelf.

Conclusie

Silk heeft niet kunnen bewijzen dat de producten met haar toestemming buiten de EER in het verkeer waren gebracht, waardoor het beroep van Notino op uitputting slaagde.

Het lijkt erop dat Silk de regels uit het Van Doren/Lifestyle-arrest niet goed had bestudeerd alvorens Notino te dagvaarden. Of Silk had kennelijk de hoop dat ze het met ander bewijs dan de batchcodes op de flesjes zelf zou redden.

Wellicht was het de bedoeling van Silk om met het starten van de procedure een signaal af te geven aan parallelhandelaren. Men kan echter betwijfelen of dit een succesvolle afschrik-actie is geweest. Omdat Silk er niet in is geslaagd om door middel van batchcodes op de flesjes te bewijzen dat de flesjes voor buiten de EER bestemd waren, wekt zij de indruk haar administratie niet op orde te hebben. Het resultaat van deze poging zou daarom wel eens het tegenovergestelde effect kunnen hebben: nu ‘bekend’ is dat Silk haar administratie niet op orde heeft, zou de parallelhandel in de parfumflesjes immers kunnen toenemen.

[1] Gerechtshof Den Haag 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (Silk/Notino)

[2] HvJ EU 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle)

[3] HvJ EU 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204, r.o. 39

[4] Vgl. HvJ EU 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204, r.o. 21

Geschreven door

Nicola Ebbink

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit bericht



Laatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage