+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Een model is geen merk en het ene Legosteentje is het andere niet

Een model is geen merk en het ene Legosteentje is het andere niet

Europees Hof: vorm Legoblokje toch beschermd”, stond op de website van het Algemeen Dagblad (AD). De kop trok mijn aandacht. Maar toen ik de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie[1] goed las, voelde ik me enigszins misleid.

Vorm legosteentje niet als merk beschermd

Ik moest vanzelfsprekend meteen denken aan de uitspraak van het Hof van Justitie uit 2010, Lego Juris A/S vs. BHIM en Mega Brands.[2] In deze uitspraak is bepaald dat de vorm van het ‘standaard’ legoblokje - het rechthoekige blokje met twee rijen van vier nopjes op de bovenzijde, en één rij van drie cirkels aan de onderzijde (afbeelding 1) - niet voor merkbescherming in aanmerking kwam, omdat de vorm van het blokje wordt bepaald door zijn technische functie.

  Afbeelding 1

De technische weigeringsgrond bij vormmerkbescherming

De inschrijving van een vormmerk wordt geweigerd indien het teken bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.[3]

Deze technische weigeringsgrond heeft als voornaamste doel dat voorkomen dient te worden dat men de eeuwigdurende bescherming van het merkenrecht gebruikt om een monopolie te verkrijgen op vormen die normaliter worden beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten die in duur zijn beperkt, zoals het octrooi of model.

In Lego Juris A/S vs. Mega Brands oordeelde het Hof meer specifiek dat het belangrijkste element van het legosteentje wordt gevormd door de kenmerkende symmetrische rijen van cilindervormige nopjes op de bovenzijde ervan. Dit element is noodzakelijk om de technische uitkomst te verkrijgen waarvoor het legosteentje is bestemd, te weten het aaneenkoppelen van speelblokken. Deze vorm is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen en komt dus niet voor merkbescherming in aanmerking.

Terughoudende opstelling vormmerkbescherming

Sinds de jaren ’70 – toen de octrooien op de legosteentjes afliepen – probeert Lego haar legosteentjes via verschillende intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Wat betreft bescherming van de vorm ervan als merk, zoals hierboven is aangehaald, met weinig succes (het legomannetje geniet overigens wel vormmerkbescherming)[4].

Het Hof van Justitie is over het algemeen terughoudend als het gaat om het toekennen van merkbescherming op in wezen technische vormen. Vormen stranden vaker wel dan niet op de technische weigeringsgrond. Zelfs algemeen bekende vormen, waarover geen twijfel bestaat dat die door het publiek niet los gezien kunnen worden van een bepaald merk of een bepaalde onderneming, genieten geen vormmerkbescherming. Twee bekende voorbeelden:

De vorm van de KitKat-chocoladewafel (afbeelding 2) is niet beschermd. De vorm is volgens het Hof noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk; het gemakkelijk breken van de wafel in reepjes.[5]

Afbeelding 2

Hetzelfde geldt voor de Rubik’s Cube (afbeelding 3). De technische functie, bestaande uit het draaivermogen van de individuele elementen van de driedimensionale puzzel, vormt volgens het Hof het wezenlijke kenmerk van de waar, waardoor de technische weigeringsgrond van toepassing is.[6]  

Afbeelding 3

Vorm beschermen als Gemeenschapsmodel

Een schrale troost: vormen kunnen ook beschermd worden via het modellenrecht – zij het dat die bescherming slechts maximaal 25 jaar duurt vanaf het moment van inschrijving. Elk ‘model’ dat nieuw is en een eigen karakter heeft kan worden beschermd als Gemeenschapsmodel. Ook voor modelbescherming geldt echter dat bescherming is uitgesloten wanneer de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald.[7]

Uitspraak Gerecht EU 24 maart 2021

De recente uitspraak van het Gerecht waar mijn oog op viel, gaat over de vraag of een ánder legoblokje dan het legoblokje dat onderwerp was van de uitspraak van het Hof uit 2010, bescherming geniet als Gemeenschapsmodel.

De feiten

Lego heeft op 2 februari 2010 een legosteentje - met op de bovenzijde één rij van vier nopjes (afbeelding 4) - ingeschreven als Gemeenschapsmodel. De Duitse speelgoedfabrikant Delta Sport Handelskontor (DSH) heeft in 2016 een verzoek tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel ingediend. Omdat zij meende dat de uiterlijke kenmerken van het legoblokje uitsluitend werden bepaald door de technische functie ervan.

Afbeelding 4

Bij beslissing van 10 april 2019 heeft het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) het verzoek gehonoreerd en het gemeenschapsmodel nietig verklaard.

Lego heeft vervolgens bij het Gerecht beroep tot vernietiging van die beslissing ingesteld. En met succes: het Gerecht heeft in zijn arrest van 24 maart 2021 bepaald dat het EUIPO ten onrechte heeft geoordeeld dat het gemeenschapsmodel nietig was. Lego heeft dus nog tot 2035 een monopolie op het steentje. 

Uitleg technische weigeringsgrond Gemeenschapsmodel

Het Gerecht overweegt onder meer dat nietigverklaring van een model niet mogelijk is indien minstens één van de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop het model betrekking heeft, niet uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald. De bovenzijde van de bouwsteen in kwestie heeft aan weerszijden van de rij van vier nopjes een glad oppervlak. Volgens het Gerecht is dit uiterlijke kenmerk niet meegenomen door het EUIPO in zijn beoordeling. En is dus ook niet vast komen te staan dat dit kenmerk uitsluitend door zijn technische functie wordt bepaald.

De termijn om een hogere voorziening in te stellen bij het Hof loopt nog, dus het is wellicht nog te vroeg voor Lego om de vlag uit te hangen. Toch geeft de beslissing aanvragers hoop en waarschijnlijk ook wel moed om vormen als merk te registreren. Omdat het begrip ‘technische bepaaldheid’ in beide verordeningen voorkomt, zou men een analoge toepassing kunnen verwachten.

 

[1] Gerechtshof EU, 24 maart 2021, T-515/19

[2] HvJ EU 14 september 2014, C-48/09 P (Lego Juris A/S vs. BHIM en Mega Brands)

[3] Zie art. 7 lid 1 onder e Uniemerkenverordening

[4] Gerechtshof EU, 16 juni 2015, T-395/14 (BestLock/Lego)

[5] HvJ EU, 16 september 2015, C-215/14, *(Nestle/Cadburry) *

[6] HvJ EU, 10 november 2016, C-30/15 P (Simba Toys/EUIPO)

[7] Art. 8 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening

Geschreven door

Nicola Ebbink

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit bericht



Laatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage