+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Monopoly vs. Drinkopoly

Monopoly vs. Drinkopoly

Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de definitie van ‘evergreening’: “the action or process of renewing or updating something, especially on an ongoing basis; the action or process of making something permanent or long-lasting”. 

Een merk kan nietig worden verklaard als het niet binnen vijf jaar na inschrijving normaal wordt gebruikt voor de waren en diensten waarvoor merk werd geregistreerd. Er zijn echter bedrijven die deze regel omtrent ‘normaal gebruik’ proberen te omzeilen door dezelfde merken opnieuw te registreren, omdat bij een nieuwe registratie steeds weer een nieuwe termijn van vijf jaar gaat lopen. Aldus houdt een merkhouder door deze ‘nieuwe’ registraties zijn registratie in stand, zonder dat het merk wordt gebruikt binnen de vijf jaar die daar voor staat. Deze praktijk noemen we ‘evergreening’.

In een arrest van 21 april 2021 (T-663/19 - Hasbro, Inc. tegen EUIPO) heeft het Gerecht van de EU een eerdere beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO bekrachtigd over deze “evergreening”. Deze beslissing is het gevolg van een procedure die in 2011 was aangespannen door de Kroatische onderneming Kreativni Događaji, de producent van het bordspel DRINKOPOLY, in een poging de EU-merkinschrijving van Hasbro voor MONOPOLY ongeldig te laten verklaren op grond van kwade trouw.

Het Gerecht is van oordeel dat Hasbro inderdaad te kwader trouw heeft gehandeld door opnieuw een aanvraag in te dienen voor haar merk MONOPOLY voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 28 en 41 in de EU, met de enige bedoeling te ontkomen aan de verplichting om het normale gebruik van het merk aan te tonen. Voor het Gerecht speelde mee dat medewerkers van Hasbro tijdens de zittingen hebben verklaard dat Hasbro haar merken steeds opnieuw registreerde om in procedures geen bewijs van gebruik te hoeven aanleveren.

Het Gerecht oordeelde dat het handelen van Hasbro in strijd is met de doelstellingen van de EU-Merkenverordening nr. 207/2009. Let wel; het Gerecht heeft niet gezegd dat het opnieuw registreren van merken per definitie een bewijs is van kwade trouw; elk geval zal op zijn (eigen) merites moeten worden beoordeeld. De beslissing van het Gerecht is echter wel een belangrijke slag voor de omstreden praktijk van evergreening.

Het is belangrijk voor merkeigenaren om kennis te nemen van deze uitspraak vanwege de impact op kwesties van normaal gebruik en kwade trouw in het EU-merkenrecht.

Of u nu zelf nadenkt over de her-inschrijving van een merk, om welke reden dan ook, of dat u geconfronteerd wordt met een partij vermoedelijk het EU-Merkenregistratiesysteem misbruikt, is het belangrijk de kwestie van kwade trouw in overweging te nemen. Ook Hasbro had wellicht een aantal van de problemen in deze procedure kunnen voorkomen door haar goede trouw aan te tonen en bewijs te overleggen van het ‘normaal gebruik’  van haar merken.

Onze advocaten van de sectie Intellectueel Eigendom denken in dergelijke gevallen graag met u mee.

Geschreven door

Joris Lensink

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit bericht



Laatste nieuws

23-07-2021 - door

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een [artikel](https://www.de... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage