+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Nicola Ebbink

Nicola Ebbink

Advocaat

Nicola heeft de master Privaatrecht, specialisatie Intellectueel Eigendomsrecht, afgerond aan de Universiteit Utrecht. Haar scriptie schreef ze over één van haar favoriete – en zeer actuele - onderwerpen: de toepassing van de reclameregels bij social media marketing. Deze werd beoordeeld met een 8,5. Ze is voornamelijk werkzaam binnen de IE-praktijk en de algemene praktijk. Binnen het IE-recht gaat haar interesse voornamelijk uit naar het media-, entertainment-, muziek- en reclamerecht. Naast stages bij verschillende advocatenkantoren is Nicola ook werkzaam geweest bij een groot televisieproductiebedrijf.




Recente blog berichten • Nicola Ebbink

25-06-2021 - door Nicola Ebbink

Geen merkbescherming voor "COVID 19" wegens strijd met openbare orde

COVID 19 World Wide Board Game Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) heeft de inschrijving van het teken COVID 19 WORLD WIDE BOARD GAME als Uniemerk geweigerd.[1] Volgens het EUIPO is inschrijving van het teken in strijd met de openbare orde. Bij het publiek roept de merknaam de associatie op met de vele doden die de Covid 19-pandemie op haar geweten heeft. Inschrijving ervan druist daarmee in tegen de morele principes die in de EU gelden.  De aanvrager, de Hongaar Tibor Kuna, verweerde zich met het argument dat het spel het belang van de bestrijding van de pandemie benadrukt en daardoor een educatief doel dient. Dit argument werd door het EUIPO te licht bevonden. Het komt wel vaker voor dat merkaanvragen worden ingediend die te maken hebben met belangrijke actuele gebeurtenissen. Regelmatig worden die aanvragen geweigerd met de reden dat de tekens beschrijvend zijn en daardoor onderscheidend vermogen missen. Zo werd in maart 2020 de inschrijving van het woord CORONA MASK voor stofmaskers geweigerd. De gronden voor de beslissing zijn niet openbaar, maar lijken evident.    Ook strijd met de openbare orde vormt geregeld een grond voor weigering, zo werd de inschrijving van het teken BIN LADEN geweigerd. Het teken BREXIT voor bier en sigaretten bleek wel door de beugel te kunnen. Het EUIPO had inschrijving ervan in eerste instantie geweigerd met als reden dat de BREXIT ziet op een controversieel onderwerp, dat bovendien negatieve associaties zou oproepen bij de Britten die tegen de Brexit hadden gestemd. De Kamer van Beroep van het EUIPO was het hier echter niet mee eens en oordeelde onder meer dat de controversiële boodschap van Brexit door merkinschrijving ervan werd opgelost met humor, wat een goede zaak was.[2] Strijd met openbare orde: EUIPO vs. BOIP Op grond van artikel 7 lid 1 onder f van de Uniemerkverordening wordt de inschrijving van merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, geweigerd. Deze absolute weigeringsgrond sluit een monopolie op een merknaam uit, indien het in strijd is met de huidige wetgeving of als het teken door het relevante publiek kan worden opgevat als strijdig met de fundamentele waarden van de samenleving. Te denken valt aan tekens die racistisch, seksistisch of anderszins beledigend zijn. Onder het ‘relevante publiek’ wordt de consument verstaan met een gemiddelde drempel van gevoeligheid en level van tolerantie. Met het relevante publiek wordt voornamelijk de groep binnen de Europese Unie die hoogstwaarschijnlijk het meest met het merk geconfronteerd zal worden als maatstaf genomen. Opvattingen van het relevante publiek over strijdigheid met de openbare orde en goede zeden zijn niet in alle landen hetzelfde, onder meer wegens linguïstische, geschiedkundige, sociale en culturele verschillen. Wanneer een teken in één van de 27 lidstaten van de EU als strijdig met de openbare orde kan worden opgevat, is inschrijving als Uniemerk niet mogelijk. Dit verklaart dat het EUIPO vaker een merkaanvraag weigert wegens strijd met de openbare orde dan bijvoorbeeld het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Tekens die refereren aan seks of scheldwoorden bevatten, worden door het EUIPO in de regel bijvoorbeeld geweigerd, terwijl het Benelux Bureau minder streng is. Zo passeerde de titel FIST FUCKING de openbare orde-toets in de Benelux wel, maar oordeelde het EUIPO dat het merk FUCKING FREEZING aanstootgevend was. Ook LUL DE BEHANGER voor diensten van een behangbedrijf werd door het Benelux Bureau geaccepteerd. Twee recente voorbeelden van zaken waarin de vraag of inschrijving van een teken als Uniemerk geweigerd diende te worden op grond van strijd met de openbare orde centraal stond, zijn de volgende: La mafia se sienta a la mesa Het Gerecht EU oordeelde dat een teken waarin een prominente plaats wordt ingenomen door het woordelement ‘la mafia’ in strijd is met de goede zeden en openbare orde.[3] De aanvrager, de Spaanse eigenaar van een restaurantketen met dezelfde naam, had het teken LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA als merk laten registreren. Tegen deze registratie had Italië een vordering tot nietigverklaring ingediend bij het EUIPO. De vordering werd toegewezen. De merkhouder ging tegen de beslissing in beroep bij het Gerecht EU. Zonder succes: volgens het Gerecht verwijst het teken naar een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor bijzonder ernstige aantastingen van de openbare orde, waardoor instandhouding van het merk in strijd is met de openbare orde. Daarbij komt nog dat de zin “la mafia se sienta a la mesa” (Nederlandse vertaling: “de maffia gaat aan tafel”) in zijn algeheel een positief beeld schetst van het optreden van de maffia en de criminele activiteiten van de organisatie ten onrechte vergoelijkt. Dit merk kan zodoende niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden schokken of beledigen, maar ook iedereen die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft. Fack ju Göhte Het teken FACK JU GÖHTE is volgens het Hof van Justitie van de EU niet in strijd met de openbare orde en goede zeden.[4] Het EUIPO had inschrijving van de titel als merk geweigerd, omdat de woorden “Fack ju” in samenstelling met het woord “Göhte”, een verwijzing naar de Duitse schrijver Goethe, door het Duitse publiek als beledigend zou worden opgevat. Het EU Gerecht hield deze beslissing in stand. Het HvJ EU oordeelde daarentegen dat niet is gebleken dat de titel aanleiding is geweest voor controverse onder het relevante publiek. De perceptie van de Engelse term “fuck you” door het Duitse publiek is niet dezelfde als de perceptie ervan door het Engelstalige publiek. De gevoeligheid van bepaalde termen in de moedertaal kan groter zijn dan die in een vreemde taal. Onder meer om die redenen is het woordteken niet strijdig met de fundamentele morele waarden van de samenleving.   Conclusie Met zijn beslissing om het teken COVID 19 WORLD WIDE BOARD GAME niet als merk te registreren, conformeert het EUIPO zich aan de strenge invulling die de Europese autoriteiten plegen te geven aan de weigeringsgrond gebaseerd op strijd met de openbare orde. Opvallend is dat het EUIPO vaak merkinschrijving weigert als het aankomt op de openbare orde-grond. In sommige gevallen houdt de aanvrager voet bij stuk en beslist het Gerecht of het Hof van Justitie dat het betreffende teken wel door de beugel kan. De termijn om beroep in te stellen tegen de beslissing van het EUIPO met betrekking tot het Covid-bordspel is inmiddels verstreken. Het lijkt erop dat Tibor Kuna zich bij de besproken beslissing heeft neergelegd.   [1] EUIPO 24 februari 2021, aanvraag nr. 18313622 [2] Kamer van Beroep EUIPO 28 juni 2017, zaak R 2244/2016-2 [3] Gerecht EU, 15 maart 2018, T-1/17 [4] HvJ EU, 27 februari 2020, C-240/18 P

Lees meer

09-04-2021 - door Nicola Ebbink

Een model is geen merk en het ene Legosteentje is het andere niet

“Europees Hof: vorm Legoblokje toch beschermd”, stond op de website van het Algemeen Dagblad (AD). De kop trok mijn aandacht. Maar toen ik de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie[1] goed las, voelde ik me enigszins misleid. Vorm legosteentje niet als merk beschermd Ik moest vanzelfsprekend meteen denken aan de uitspraak van het Hof van Justitie uit 2010, Lego Juris A/S vs. BHIM en Mega Brands.[2] In deze uitspraak is bepaald dat de vorm van het ‘standaard’ legoblokje - het rechthoekige blokje met twee rijen van vier nopjes op de bovenzijde, en één rij van drie cirkels aan de onderzijde (afbeelding 1) - niet voor merkbescherming in aanmerking kwam, omdat de vorm van het blokje wordt bepaald door zijn technische functie.   Afbeelding 1 De technische weigeringsgrond bij vormmerkbescherming De inschrijving van een vormmerk wordt geweigerd indien het teken bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.[3] Deze technische weigeringsgrond heeft als voornaamste doel dat voorkomen dient te worden dat men de eeuwigdurende bescherming van het merkenrecht gebruikt om een monopolie te verkrijgen op vormen die normaliter worden beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten die in duur zijn beperkt, zoals het octrooi of model. In Lego Juris A/S vs. Mega Brands oordeelde het Hof meer specifiek dat het belangrijkste element van het legosteentje wordt gevormd door de kenmerkende symmetrische rijen van cilindervormige nopjes op de bovenzijde ervan. Dit element is noodzakelijk om de technische uitkomst te verkrijgen waarvoor het legosteentje is bestemd, te weten het aaneenkoppelen van speelblokken. Deze vorm is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen en komt dus niet voor merkbescherming in aanmerking. Terughoudende opstelling vormmerkbescherming Sinds de jaren ’70 – toen de octrooien op de legosteentjes afliepen – probeert Lego haar legosteentjes via verschillende intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Wat betreft bescherming van de vorm ervan als merk, zoals hierboven is aangehaald, met weinig succes (het legomannetje geniet overigens wel vormmerkbescherming)[4]. Het Hof van Justitie is over het algemeen terughoudend als het gaat om het toekennen van merkbescherming op in wezen technische vormen. Vormen stranden vaker wel dan niet op de technische weigeringsgrond. Zelfs algemeen bekende vormen, waarover geen twijfel bestaat dat die door het publiek niet los gezien kunnen worden van een bepaald merk of een bepaalde onderneming, genieten geen vormmerkbescherming. Twee bekende voorbeelden: De vorm van de KitKat-chocoladewafel (afbeelding 2) is niet beschermd. De vorm is volgens het Hof noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk; het gemakkelijk breken van de wafel in reepjes.[5] Afbeelding 2 Hetzelfde geldt voor de Rubik’s Cube (afbeelding 3). De technische functie, bestaande uit het draaivermogen van de individuele elementen van de driedimensionale puzzel, vormt volgens het Hof het wezenlijke kenmerk van de waar, waardoor de technische weigeringsgrond van toepassing is.[6]   Afbeelding 3 Vorm beschermen als Gemeenschapsmodel Een schrale troost: vormen kunnen ook beschermd worden via het modellenrecht – zij het dat die bescherming slechts maximaal 25 jaar duurt vanaf het moment van inschrijving. Elk ‘model’ dat nieuw is en een eigen karakter heeft kan worden beschermd als Gemeenschapsmodel. Ook voor modelbescherming geldt echter dat bescherming is uitgesloten wanneer de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald.[7] Uitspraak Gerecht EU 24 maart 2021 De recente uitspraak van het Gerecht waar mijn oog op viel, gaat over de vraag of een ánder legoblokje dan het legoblokje dat onderwerp was van de uitspraak van het Hof uit 2010, bescherming geniet als Gemeenschapsmodel. De feiten Lego heeft op 2 februari 2010 een legosteentje - met op de bovenzijde één rij van vier nopjes (afbeelding 4) - ingeschreven als Gemeenschapsmodel. De Duitse speelgoedfabrikant Delta Sport Handelskontor (DSH) heeft in 2016 een verzoek tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel ingediend. Omdat zij meende dat de uiterlijke kenmerken van het legoblokje uitsluitend werden bepaald door de technische functie ervan. Afbeelding 4 Bij beslissing van 10 april 2019 heeft het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) het verzoek gehonoreerd en het gemeenschapsmodel nietig verklaard. Lego heeft vervolgens bij het Gerecht beroep tot vernietiging van die beslissing ingesteld. En met succes: het Gerecht heeft in zijn arrest van 24 maart 2021 bepaald dat het EUIPO ten onrechte heeft geoordeeld dat het gemeenschapsmodel nietig was. Lego heeft dus nog tot 2035 een monopolie op het steentje.  Uitleg technische weigeringsgrond Gemeenschapsmodel Het Gerecht overweegt onder meer dat nietigverklaring van een model niet mogelijk is indien minstens één van de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop het model betrekking heeft, niet uitsluitend door de technische functie ervan wordt bepaald. De bovenzijde van de bouwsteen in kwestie heeft aan weerszijden van de rij van vier nopjes een glad oppervlak. Volgens het Gerecht is dit uiterlijke kenmerk niet meegenomen door het EUIPO in zijn beoordeling. En is dus ook niet vast komen te staan dat dit kenmerk uitsluitend door zijn technische functie wordt bepaald. De termijn om een hogere voorziening in te stellen bij het Hof loopt nog, dus het is wellicht nog te vroeg voor Lego om de vlag uit te hangen. Toch geeft de beslissing aanvragers hoop en waarschijnlijk ook wel moed om vormen als merk te registreren. Omdat het begrip ‘technische bepaaldheid’ in beide verordeningen voorkomt, zou men een analoge toepassing kunnen verwachten.   [1] Gerechtshof EU, 24 maart 2021, T-515/19 [2] HvJ EU 14 september 2014, C-48/09 P (Lego Juris A/S vs. BHIM en Mega Brands) [3] Zie art. 7 lid 1 onder e Uniemerkenverordening [4] Gerechtshof EU, 16 juni 2015, T-395/14 (BestLock/Lego) [5] HvJ EU, 16 september 2015, C-215/14, *(Nestle/Cadburry) * [6] HvJ EU, 10 november 2016, C-30/15 P (Simba Toys/EUIPO) [7] Art. 8 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening

Lees meer

Oudere berichten



Contact

t: 020-2060765
m: nebbink@devos.nl

 

Secretaresse

Ghizlan el Morabet

Office manager

t: 020-2060755

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage